明确授权条件  增加合案申请制度

　——对外观设计初步审查标准及相关内容变化的解读

　　2008年11月启动的《专利审查指南》的修改工作，完全是为适应第三次专利法修正案而进行的。所以，此次修改的原则是，只修改与第三次专利法及其实施细则修正案有关的部分，其余部分尽可能保持不动。完善外观设计专利保护制度是第三次专利法及其实施细则修改的目的之一，因此，此次《专利审查指南》修改涉及该部分的内容也相对较多。

　　外观设计专利权的授权条件

　　1.实质性条件

　　外观设计专利权的授权条件分为形式条件和实质条件。本次专利法修改，仍然保持了外观设计专利初步审查制度，即外观设计专利申请经初步审查后，没有发现不符合有关规定的内容，就会授予专利权。

　　就实质性条件来说，初步审查程序中增加了对于“明显不符合专利法第23条第1款”的审查。

　　根据专利法实施细则第44条第1款第3项，专利法第23条第1款也作为初步审查的内容。但是，在初步审查阶段，原则上，对外观设计专利申请仍然只进行初步审查，即通常不对其进行检索。

　　在初步审查阶段，所谓“明显不符合专利法第23条第1款”，通常指在已经存在的检索报告中，发现X类的现有设计；属于明显抄袭现有设计或者属于内容明显实质相同的情形。

　　2.形式条件

　　专利法实施细则第28条明确列出了简要说明应当写明的内容，为此《专利审查指南》也作了相应的修改。

　　需要说明的是，申请人在提交申请时应当“指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片”，所述的图片或者照片仅仅是为了满足实施细则第99条的专利公报的出版要求，并不用于确定外观设计专利权的保护范围。专利权人在获得授权后，可以得到专利单行本，而所述单行本也供社会公众免费查阅。

　　简要说明中的“设计要点”可以有多种撰写方式，例如“设计要点在主视图”、“设计要点在于本产品的图案”或者“设计要点在产品的上部”等等。其目的是要求申请人声明自己所提交的产品外观设计与现有设计相区别之处。应当注意的是，对“设计要点”的指明，不能变成对设计本身的描述，不应与“用图片或者照片清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计”原则相违背。

　　此外，还应当注意的是，《专利审查指南》第四部分第五章6.1节规定，在无效阶段中，“外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。例如，对于汽车的外观设计，简要说明中指出其设计要点在于汽车底面，但汽车底面的设计对汽车的整体视觉效果并不具有显著影响。”

　　在侵权程序中，根据2009年12月28日公布的《最高人们法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条规定，“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断” ，“授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征”，“通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响”，因此，设计要点在后续程序中的作用需要法院通过判例逐步确立。

　　如果专利申请涉及同一产品的两项相似外观设计，简要说明中应当指定一项基本设计。指定基本设计的目的仅是为了比较合案申请的多项外观设计是否相似。

　　另外，对于要求外国优先权，但在先申请并没有简要说明的外国申请，根据专利法实施细则第31条第4款的规定，申请人在中国提交申请时，也应当提交简要说明。

　　根据在先申请与中国申请的关系，简要说明的审查可以分为以下3种情况：

　　（1） 在先申请与中国申请完全一致时，在中国提交的简要说明不应超出在先申请文件的图片或者照片所表示的范围。

　　（2） 在先申请是部分外观设计，中国申请是整体外观设计时，在中国提交的简要说明不应超出在先申请文件的图片或者照片所表示的范围，其中包括未主张权利的部分设计。

　　（3）在先申请与中国申请不一致，中国申请对在先申请作了修改，但符合相同主题的要求时，在中国提交的申请的简要说明不应超出在中国提交的图片或者照片的范围。也就是说，在这种情况下，审查员先审查在先申请与在后申请主题是否一致，然后再审查简要说明是否超出在后申请（即中国申请）的图片与照片的范围。

　　不予专利保护的客体

　　第三次专利法修正案第25条第1款第6项规定，对“主要起标识作用的平面印刷品”不给与专利保护。

　　在根据本条款进行审查时，要从该条款的3个构成条件来审查。首先，是平面的印刷品（不考虑形状），不包括墙纸、纺织品、摩托车贴花等；其次，其外观设计是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的；第三，判断所述设计是否“主要起标识作用”。“主要起标识作用”是指主要使消费者识别被装入的商品或者被附着的产品的来源或者生产者。如果针对图案、色彩或者二者结合所作出的设计具有装饰性，则不属于“主要起标识作用”。

　　根据上述标准，立体产品，例如包装盒等，不属于平面产品，因此，不属于本条款排除的对象。

　　对于平面产品，以图1至图4（见下图）为例，这4幅图片所表示的外观设计都属于平面印刷品（即符合条件1），其外观设计也是针对图案、色彩而作出的（即符合条件2），但是图1和图2的外观设计虽然具有“使消费者识别被装入的商品或者被附着的产品的来源或者生产者”的作用，但是，其包含了以色彩构成的爆炸形图案设计，具有明显的装饰作用，因此，图1和图2所示产品的外观设计可以被授予专利权。图3和图4所显示的外观设计不但是平面产品的，而且其中的图案仅具有“使消费者识别被装入的商品或者被附着的产品的来源或者生产者”的作用，没有任何装饰性作用，所以，不符合本条款的规定，不能被授予专利权。

　　需要注意的是，对于瓶贴等平面产品，如果申请人将所述瓶贴贴在瓶子等立体产品上，作为一件产品整体提交，这种情况，将不适用本条款的规定。

　　申请的形式

　　1.同一产品的两项以上相似外观设计

　　第三次专利法修正案增加了相似外观设计合案申请制度（见审查指南第一部分第三章9.1节至9.2节）。

　　在原专利法及其实施细则的法律框架下，专利法第31条第2款规定，“一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计”。也就是说，原则上，一件外观设计专利申请中，只能包含一项外观设计。专利法实施细则第13条第1款规定，“同样的发明创造只能被授予一项专利”。由于修改后的审查指南将“同样的外观设计”定义为“相同或实质相同的外观设计”，因此，针对同一产品所使用的相近似外观设计，如果作为一件申请提交，则不符合专利法第31条第2款的规定；如果分别提交，则在无效宣告程序中，一旦被认定为属于“同样的外观设计”，则专利权人只能保留一项专利，同一产品所使用的其余的相似外观设计将被宣告无效。

　　另外，通过问卷调查和企业调研发现，在工业设计实践中，设计者或者企业通常会就同一产品设计出多个相似的设计。从外观设计专利保护的角度来说，如果一种产品仅提交一项外观设计，那么所形成的权利保护范围只是针对所述一项外观设计形成的保护范围；如果同时提交多个相似外观设计，这些相似的外观设计本身形成一个保护圈，在此基础上形成的专利保护范围显然比一项专利所形成的保护范围大。因此，为了解决专利实践中的这一困境，增强外观设计专利的保护力度，第三次专利法修正案增加了相似外观设计的合案申请制度。

　　在《专利审查指南》中，允许合案的条件有两种：一种是按照无效程序中同样外观设计的实质相同的判断标准，即找不同外观设计之间的差异。这种方式比较严格，但产生的问题是，如果初审审查员认为是不相似的外观设计，则会要求申请人分案，授权后，在无效程序中，复审委对于相似的认定可能与初审不同，那么就可能被认定为“同样的外观设计”，因此被无效；另一种是采用较宽松的标准，将“相似外观设计”的定义扩展到专利法第23条第2款规定的部分情况，即找出不同外观设计之间的相同或者相似设计特征，同时其他外观设计和基本外观设计之间的区别点“通常在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形”。这种方式虽然会使部分无效程序中可能属于非“同样外观设计”的外观设计合案申请，但是，却可以避免一旦发生纠纷，被无效的风险。当然，目前审查指南修改所采取的第二种方式，需避免申请人为了节省费用，将完全不同的外观设计合案申请。

　　在新《专利审查指南》的框架下，应该首先判断合案申请的外观设计是否是“同一产品”。此“同一产品”实际上指的是“同一种产品”。其次，再根据审查指南第一部分第三章9.1.2节第3段的标准进行判断。以下通过具体案例来说明：

　　（1）图5、图6（见下图）2个外观设计是标贴，属于同一种产品，且都具有相似的弧形，除此之外，两幅图片中的外观设计再没有其他相同或者相似的设计特征，所以，这两个外观设计属于有明显区别的外观设计，不能合案申请。

　　（2） 局部细微变化

　　图7和图8（见下图）所示两种纸巾包装袋，其相同或相似的设计特征体现在所述两个设计的背景和卡通动物上；区别点在于卡通动物的姿势和包装袋的形状，包装袋的形状属于该类产品的惯常设计，而卡通动物的姿势可以认为是局部细微变化，因此，所述两个设计可以合案申请。
 
　　（3）设计单元重复排列

　　图9、图10（见下图）所示的染色机，首先属于同一种产品，即都是染色机；其次，二者具有相同的设计特征，即有多个染色窗口排列组成；第三，如果将每个染色窗口看作一个设计单元的话，这两种染色机明显属于设计单元重复排列，因此，符合《专利审查指南》的规定，可以合案申请。

　　（4）色彩要素的变化

　　图11、图12（见下图）所示标贴设计，首先属于同一种产品；其次，二者具有相似的设计特征，即爆炸性图案加上水果，且图案的基本色调与水果相匹配；二者的区别在于图案中的水果不同，可以认为所述区别属于色彩要素的变化，因此，可以合案申请。

　　对于同一产品的相似外观设计的视图标注方式，申请人应当在每个设计的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注，并在编号前加以“设计”字。例如：设计1主视图，这样可以方便申请人在简要说明中指定基本设计。

　　另外，为了与审查指南第四部分第五章相统一，本节增加了“组件产品”的定义。

　　在审查实践中，“组件产品”不论连接方式如何，都视为一件产品而给予保护。从组成成分来说，组件产品本身有两种情形：一是指“由多个不同特定形状或者图案的构件组成，且所述构件本身不能单独出售且不能单独使用”。实际上只有极少数的产品是这种情形，例如扑克牌、插接玩具或者拼图玩具；二是由多个可以单独出售或者单独使用的物品（即构件）组合而成的产品，例如由镜子、水龙头和洗脸盆以及柜子构成的组合产品（见图13）。

　　此外，还有一种情形是既可以是组件产品，也可以是成套产品（见图14）。一旦授予专利权后，成套产品中的每个产品都享有独立的权利，因此，每个产品都应当清楚地显示出来。

　　2.成套产品

　　本次专利法及其实施细则修改，将允许合案申请的成套产品从同一小类扩展到了同一大类。审查指南依据专利法及其细则对此作了适应性修改。以往成套的桌椅必须分案申请，但今后，具有相同设计构思、成套出售或者成套使用的属于同一大类的两件以上产品可以合案申请。

　　外观设计分类过程中增加了补正以及对补正通知书的答复

　　由于以往分类员根据申请人提交的图片或者照片、产品名称或者简要说明等内容有时无法判断产品的用途，因此，不能给出准确的产品分类，而分类员与申请人或者代理人电话联系后，不能及时得到反馈，所以，有些申请就无法分类。为此，在本次审查指南修改中，为了加快分类，外观设计分类过程中增加了补正环节，如果申请人或者代理人不能按期答复，所述的申请将被视为撤回。